Р Е Ш Е Н И Е
№ 6
Гр.София, 01.04.2010 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на осемнадесети януари през две хиляди и десета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Райковска
ЧЛЕНОВЕ: Дария Проданова
Тотка Калчева
при секретаря Красимира Атанасова, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 451 по описа за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на “О” О. , гр. С. срещу решение № 170/28.01.2009г., постановено по т.д. № 1643/2008г. от Софийския апелативен съд, с което е оставено в сила решение от 06.04.2008г. по т.д. № 01364/06г. на Софийския градски съд. С това решение са отхвърлени предявените от касатора против “В”О. искове с правно основание чл.76, ал.1, т.3 ЗМГО за заплащане на обезщетение в общ размер на 40928.56 лв. за вреди от нарушението на правото му търговска марка рег. № 35943 “BYLGARA”, изразяващо се в съхранение с търговска цел и предлагане за продажба на бутилки ракия, а именно: 21135.24 лв. – пропуснати ползи от лицензионно възнаграждение, което ищецът би получил ако беше сключен лицензионен договор и 19793.32 лв. – разходите, извършени от ищеца за периода от 16.03.1999г. до 30.10.2002г. за реклама на същото количество ракия.
С определение № 580/16.10.2009г. ВКС допусна касационното обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по процесуален въпрос, въведен от касатора, за определяне на предмета на спора – дали обект на изследване по предявения иск е правото на ответника да съхранява с търговска цел и да продава стоки, означени с притежаваната от ищеца търговска марка или това са въпросите, относими към придобиване на правото на собственост върху стоките.
Производството по делото е образувано по искове на “О” О. срещу “В” О. за заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Ищецът заявява, че притежава комбинирана марка рег. № 35943 “BYLGARA”, със срок на защита до 13.11.2008г. На 16.02.1999г. сключил споразумение със “С” ЕО. , предоставящо му изключителното право да осъществява вноса и дистрибуцията на 100000 бутилки ракия с марката “BYLGARA” за срок от 5 години.
Ищецът твърди, че на 17.01.2001г. от склад на ответното дружество в гр. В. е закупена бутилка ракия с бандерол, който не отговаря на номерата на единствения вносител на стоката – “С” ООД. В в същия период митническите органи на М. В. са конфискували 16956 бутилки ракия с марка “BYLGARA”. С. са били изоставени на митницата и по-късно продадени на търг. Купувач на търга е ЕТ “Т” с пълномощник П. И. Т. , управител на ответното дружество – “В”ООД.
На 07.06.2001г. в склад на “В”О. е извършена проверка от представител на П. ведомство и е установено съхранението на спиртна напитка – ракия, означена със знак, сходен на търговската марка рег. № 35943 “BYLGARA”.
Претенцията на ищеца е за заплащане на обезщетение на основание извършено нарушение по чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО – съхраняване с търговска цел и предлагане за продажба на бутилки ракия, означени със знак “BYLGARA”, който поради идентичността или сходството с марката и идентичността на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката.
Първоинстанционният Софийски градски съд е приел, че не е налице нарушение на правото на марка на ищеца по чл.73, ал.1 ЗМГО, независимо че действията на ответника по съхраняването и предлагане за продажба на стоки представлява използване на марката по смисъла на чл.13, ал.2 ЗМГО. Съдът се е позовал на нормата на чл.76г ЗМГО, за да аргументира извода си, че нарушението на правото върху марка следва да е извършено виновно от лицата, представляващи юридическото лице, като вината се предполага до доказване на противното. В специалните хипотези на нарушение по ЗМГО на лицата, извършващи търговска дейност, е вменено задължение да следят за произхода на стоките, които придобиват с цел предлагането им за продажба. Исковете са отхвърлени по съображения, че ответникът е придобил стоките от трето лице, приобретател на вещите чрез търг, организиран от митническите власти. Знанието на тези факти е счетено за основание да се приеме, че ответникът е събрал необходимата информация за произхода на стоките и съответно презумпцията за вина да се счита за оборена. Решението е мотивирано и с приетото разрешение, че стоките са внесени на територията на страната от дистрибутора на притежателя на марката, поради което не може да се забрани по-нататъшното й използване чрез съхранение или предлагане за продажба на същите стоки.
Въззивният Софийски апелативен съд е оставил в сила решението, като е изложил съображения, че след като стоките, са били въведени – внесени на територията на страната чрез лицето, притежаващо изключителното право да внася и разпространява такива стоки, то вносът е осъществен със знанието и съгласието на маркопритежателя. Продажбата – чрез търг от митническите органи е квалифицирана като пускане на пазара по смисъла на чл.15, ал.1 ЗМГО. Ответникът е придобил собствеността чрез последваща продажба, при която правото на марка е било изчерпано и не е имал задължението да иска съгласието на маркопритежателя за съхраняването и продажбата им на трети лица.
Настоящият състав на ВКС, ТК, І отд. намира следното по поставения процесуален въпрос:
От обстоятелствата, изложени в исковата молба и заявения петитум квалификацията на предявения иск следва да се определи по чл.76, ал.1, т.3 ЗМГО – заплащане на обезщетение за вреди от нарушаване на правото върху регистрирана марка. Съобразно с разясненията в ТР № 1/15.06.2009г. по т.д. № 1/2008г. на ОСТК на ВКС правото на иск по чл.75, ал.1 ЗМГО възниква при осъществяване на фактическия състав на нарушението по чл.73 ЗМГО. Нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла на чл.73, ал.1 ЗМГО представлява неправомерното /”без съгласие”/ осъществяване на търговска дейност, изразяваща се в конкретно действие от вида на посочените в чл.13, ал.2 ЗМГО, но само когато обектът на нарушението /стоката/ носи знак от кръга на изброените в чл.13, ал.1, т.1-3 ЗМГО.
В случая, твърденията на ищеца са за съхраняване с търговска цел и предлагане за продажба на стоки, означени със знак, който поради идентичността или сходството с марката и идентичността на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Следователно квалификацията на нарушението е по чл.13, ал.2, т.2, пр.1 и пр.3 ЗМГО – предлагане за продажба и съхраняване с тази цел на стоки, означени със знак по чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО.
Елементите от фактическия състав на извършеното, според твърденията на ищеца, нарушение, определят и предмета на делото, в рамките на който съдът дължи произнасяне по същество. По предявения иск по чл.76, ал.1, т.3 във вр. с чл.73, ал.1 и чл.13, ал.2, т.2 и чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО съдът следва да изложи мотиви и даде разрешение по въпросите: 1. Ищецът притежава ли право на марка; 2. Ответникът извършил ли е действия по съхранение на стоки и/или предлагане за продажба на стоките – посочено количество бутилки ракия; 3. Т. стоки носят ли знак по чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО; 4. Д. на ответника извършени ли са неправомерно и 5. К. са вредите по вид и размер, ако са налице неправомерни действия.
Спорът по делото е концентриран по правомерното, респ. неправомерното използване на марката. Въпросът е релевантни за правото по чл.75, ал.1 ЗМГО ли са способът /основанието/ и добросъвестността на ответника при придобиване на стоките или това е единствено фактът, че същият не притежава право да извършва търговска дейност със стоките, носещи знака на марката на ищеца.
Нарушението на правото върху марка предполага и субективна страна. Липсата на съгласие на притежателя на марката за осъществяване на търговска дейност от трето лице, според нормата на чл.73, ал.1 ЗМГО, изключва възможността за реализиране на отговорност на нарушителя само поради факта на извършено действие по чл.13, ал.2 ЗМГО. За прилагане на последиците по чл.76 ЗМГО нарушителят следва да е действал неправомерно. До създаването на разпоредбата на чл.76г ЗМГО /ДВ бр.73/2006г./, изрично свързваща носенето на отговорност на юридическите лица с вината на лицата, които ги представляват или са техни служители, изискването за неправомерност и виновност на извършените действия се извеждаше от общите принципи на гражданската отговорност за обезщетяване на причинени вреди. Вината се предполага, като в случай на използване на знак на регистрирана марка в търговската дейност се основава на недобросъвестността на нарушителя.
Недобросъвестността е свързана със знание или незнание на определен факт с правно значение. Недобросъвестен е търговецът, който извършва действия противоречащи на търговски нрави и търговската практика, изискващи зачитане на чуждите права. Недобросъвестността от обективна страна представлява осъществяване на дейност в разрез с добрите търговски нрави и честната търговска практика, а от субективна – знание от търговеца, че с действията си нарушава чужди права.
В този смисъл, неправомерното използване на марката / “без съгласие” на притежателя/ е елемент от фактическия състав на нарушението, който се предполага до доказване на противното. Следователно ответникът по иск по чл.76 ЗМГО може да противопостави възражения, че добросъвестно е упражнявал търговска дейност. Възраженията биха могли да се отнасят до придобивното основание и произхода на стоките. Покупка от притежателя на марката или от лицензополучателя предполага съгласие за означаване на стоките със знака и би могла да е израз на правото да се извършват последващи действия със стоките. Знанието на придобивното основание на своя праводател дава възможност за съобразяване на поведението на купувача с добросъвестността в търговските отношения. В тези случаи, изводите на съда следва да се основават на конкретните факти и обстоятелства по спора. Законодателят е ограничил изключителното право върху марка до пускането на стоките на пазара – чл.15, ал.1 ЗМГО. Възраженията на ответника при ангажиране на отговорността му, когато обект на търговската дейност са оригинални стоки, т.е. извън хипотезата по чл.73, ал.1 ЗМГО / т.1 на ТР № 1/2008г. на ОСТК на ВКС/, ще се основават на изчерпване на правото на притежателя на марката.
По изложените съображения на поставения процесуален въпрос по допустимостта на въззивното решение следва да се отговори така: Исковете, квалифицирани по чл.76 ЗМГО, се основават на нарушение на правото върху марка по смисъла на чл.73 ЗМГО. В хипотезата на чл.73, ал.1 ЗМГО основанието следва да се свърже и с наличието на предпоставките, както на чл.13, ал.2 ЗМГО, така и на тези по чл.13, ал.1 ЗМГО. При правоизключващи възражения на ответника съдът дължи произнасяне по правомерността на извършените действия, която може да се въведе в предмета на делото като твърдение за съществуването на право на ответника да осъществява търговска дейност /дадено съгласие от притежателя на марката/ или чрез опровергаване на презумпцията за недобросъвестност /вина по чл.76г ЗМГО в ред. след ДВ бр.73/2006г./. В последния случай възраженията биха могли да са относими към придобиването на правото на собственост върху стоките и/или знанието на ответника за произхода на стоките.
По същество на касационната жалба.
С оглед на възприетото разрешение по въведения по чл.280, ал.1 ГПК процесуален въпрос, ВКС, ТК, І отд. намира, че поставеното въззивно решение е допустимо. Софийският апелативен съд правилно е квалифицирал предявения иск по чл.76, ал.1, т.3 ЗМГО и е разгледал основанието по чл.13, ал.2, т.2 ЗМГО. Решаващият състав е мотивирал изводите за липса на нарушение с момента на придобиване на правото на собственост от ответника – чрез последваща продажба, при която правото на марка е било изчерпано по чл.15, ал.1 ЗМГО, както и че вносът на стоките е извършен от трето за делото лице със знанието и съгласието на притежателя на марката. Правните съображения за изключване на отговорността на ответника не се споделят изцяло от състава на ВКС, но твърденията за посочените обстоятелства са били въведени с исковата молба, поради което обжалваният въззивен акт е допустим.
Касаторът поддържа, че решението е неправилно поради нарушаване на материалния закон и на процесуалните правила при обсъждане на събраните по делото доказателства.
Основанието по чл.281, т.3, пр.1 ГПК е формулирано като неправилно приложение на нормите на чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО – относно понятието “внос”; на чл.15 ЗМГО – първата продажба, според касатора, е извършена от митническите органи без съгласието на маркопритежателя и изчерпването на правото върху марка не е настъпило; както и на чл.73, ал.1 и чл.76г ЗМГО – доколкото забраната за използването на марката следвало да се счита за огласена от публикацията на регистрацията на марката в Официалния бюлетин на П. ведомство.
По отношение на тълкуването на понятието “внос” по чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО въззивният съд е приел, че стоките са въведени на територията на Република България от лицензирания дистрибутор “С” ЕО. , за да мотивира извода си вносът е осъществен със знанието и съгласието на притежателя на марката.
Настоящият състав на ВКС намира, че тълкуването на понятието “внос” е правилно, но не излага подробни съображения, тъй като вносът в случая не е действието по чл.13, ал.2 ЗМГО, за което се твърди, че представлява нарушение на правото на марка.
Мотивацията на апелативния съд за изчерпване на правото върху марка чрез пускане на пазара по смисъла на чл.15, ал.1 ЗМГО на процесните стоки от митническите органи е неправилна. Ищецът е поддържал в процеса, че обект на нарушението са бутилки ракия, носещи знак, сходен на регистрираната търговска марка, без съгласието на нейния притежател. Изчерпването на правото върху марка по чл.15, ал.1 ЗМГО може да настъпи само за пуснати на пазара оригинални стоки, като относно това кои стоки са оригинални ВКС се е произнесъл в ТР № 1/2008г. на ОСТК. Стоките със знак, който е идентичен или сходен на марката – хипотеза по чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО, са неоригинални /фалшиви/, поради което по отношение на тях изчерпване на правото на притежателя на марката не може да се осъществи.
Неправилното приложение на разпоредбите на чл.73, ал.1 и чл.76г ЗМГО касаторът аргументира с изследването на въпросите за правото на собственост на ответника върху стоките и с действието на публикацията на регистрацията на марката.
Както настоящият съдебен състав изложи съображения, въпросите за правото на собственост са относими към спора поради обстоятелството, че ответникът се позовава на собствената си добросъвестност. Решаващата въззивна инстанция не се е произнесла по наведеното възражение, че конфискацията на стоките от държавата представлява оригинерен способ на придобиване и съответно последващите сделки между държавата и трето лице са законосъобразни, независимо от съществувалите преди това вещни права и право на интелектуална собственост.
Добросъвестността и съобразяването на поведението на търговеца с честната търговска практика, в контекста на спазване на правото върху марка, следва да се определи като знание за съществуването на чуждо право и извършване на действия, които не са в противоречие със законово установената забрана знакът на марката да се използва в търговската дейност. В хипотезите на чл.13, ал.1 ЗМГО знакът на марката е поставен от трето лице без съгласието на притежателя, както и действията по чл.73, ал.1 във вр. с чл.13, ал.2 също са извършени без съгласието на носителя на правото. Добросъвестността изисква законосъобразност на придобивното основание, както и наличието на информация за произхода на стоките. Последното обстоятелство, свързано с легитимацията на продавача като лице, разполагащо с право да търгува със стоката /регистриран притежател на марката или лицензиран ползвател/, предполага поставяне на знака върху стоката под контрола на носителя на правото върху марка. Придобиването на стоката от лица, извън кръга на посочените, налага проверка за произхода на стоката, с оглед наличието на съгласие за поставяне на знака върху стоката и правото на отчуждителя да извършва търговска дейност без да накърнява правата на маркопритежателя. Преценката може да се основава и на предположение, но съобразно с фактите и обстоятелствата относно производството, маркирането и продажбата на стоките.
По делото не се е спорило, че ответникът е придобил 16774 броя бутилки ракия от трето лице – ЕТ “Т”, което от своя страна ги е закупило на търг, организиран от митническите органи. Ответното дружество е знаело този факт, тъй като управителят му П. Т. е действал като пълномощник на купувача на търга. Продажбата на стоките от митническите органи е извършена по Наредба № 11/20.05.1999г. за условията и реда за разпореждане от митниците с изоставени и отнети в полза на държавата стоки, а процесните 16774 бр. бутилки са придобили статут на изоставени в полза на държавата съгласно чл.60, ал.3 Закон за митниците.
Въз основа на тези факти настоящият състав на ВКС намира, че позоваването на конфискацията на стоките и оригинерния начин на придобиването им е неточно. Но обстоятелството, че стоките са продадени от държавата следва да се прецени като изключващо недобросъвестността на ответника. Продажбата от държавата предполага законосъобраност на придобивното основание на праводателя на ответника. Изоставянето на стоките и възникването на право на държавата да ги продаде на търг води до отпадане на забраната за извършване на търговска дейност по смисъла на чл.73, ал.1 ЗМГО. Тази забрана не е налице, след като стоките не са потърсени в 6 – месечния срок по чл.60, ал.3 ЗМ, до който правата на собственика и притежателя на марката са закриляни чрез митническата администрация по специалния закон. Нормата не дерогира правото върху марка, а единствено разпорежда промяна в собствеността и разрешение за извършване на отчуждителни действия – търгове с явно и тайно наддаване или преговори с потенциални купувачи, които по правни последици се приравняват на търговска дейност. В този случай, притежателят на марката не би могъл да се противопостави на продажбата от държавата на основание на правото си на интелектуална собственост. При продажбата на търг не е била направена констатация, че стоките са неоригинални, т.е. че знакът не е поставен със съгласието на притежателя на марката или е налице имитация на марка. Последващите сделки със стоката, при наличието на знание за придобивното основание на праводателя, следва да се считат за извършени след събиране на необходимата информация за произхода на стоката, което дава основание презумпцията за недобросъвестност / вина/ на търговеца да се приеме за оборена.
В настоящото производство не подлежи на проверка законосъобразността на действията на митническите органи по продажбата на търг. Според касатора, по делото не е доказано по категоричен начин, че съхраняваните от ответника и намерени при него 3168 бр. бутилки ракия са част от именно тези 16774 бр. бутилки, продадени на търг от М. В. Действително, вещите са родово определени и индивидуализация не е направена, но с исковата молба и в хода на инстанциите по същество ищецът е свързвал продадените на търг с намерените бутилки ракия при ответника. Възражението е направено за първи път в касационната жалба, поради което не подлежи на обсъждане, доколкото и защитата на ответника е съобразена изцяло с твърденията по иска.
Оплакванията за нарушение на процесуалните правила са по чл.220 и чл.222 ГПК /отм./ и необсъждане на всички събрани по делото доказателства.
Не са налице посочените процесуални нарушения. Въззивният съд е изложил подробни съображения за липсата на задължителна сила по чл.222 ГПК /отм./ на влязлото в сила решение по административното дело, с което на управителя на ответното дружество е наложена глоба по чл.81 ЗМГО. Посочената законова разпоредба се прилага при постановена присъда в наказателен процес, а нормата на чл.220 ГПК /отм./ третира решенията по граждански дела. Административната санкция по чл.81 ЗМГО и съответно решението по административното дело, не изключват, респ. не обвързват гражданския съд, разглеждащ исковете по чл.76 ЗМГО. Необсъждането на доказателствата по делото е свързано с липсата на мотиви по депозираните заключения на вещите лица. Експертните мнения са относими към размера на претендираните вреди, докато претенцията е отхвърлена поради изключване на отговорността на ответника и не е необходимо излагането на подробни съображения по така събраните доказателствени средства.
С оглед на произнасянето от ВКС по поставените въпроси по чл.280, ал.1 ГПК и разглеждането на касационната жалба по същество, констатираната незаконосъобраност на въззивното решение в частта по тълкуването на разпоредбите на чл.73, ал.1 ЗМГО във вр. с чл.13 ЗМГО и на чл.15, ал.1 ЗМГО, няма за последица промяна в крайния резултат от спора. Решението на Софийския апелативен съд следва да се остави в сила съгласно чл.293, ал.1, пр.1 ГПК, независимо от промяната на част от правните аргументи за неоснователност на исковете.
По разноските. Ответникът има на разноските по делото, но не е представил списък по чл.80 ГПК и съдът ги присъжда в размер на платеното адвокатско възнаграждение от 3000 лв. за настоящата инстанция съгласно договор от 15.01.2010г.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 170/28.01.2009г., постановено по т.д. № 1643/2008г. от Софийския апелативен съд.
ОСЪЖДА “О” О. , гр. С., ул.”П” № 67б, да заплати на “В”О. , гр. Т., ул.”Б” № 9, сумата от 3000 лв. /Три хиляди лв./ – разноски за касационното производство.
Решението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.