8
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 146
гр. София, 25.03.2020 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в открито заседание на единадесети февруари през две хиляди и двадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
АННА БАЕВА
катоизслуша докладваното от съдия Анна Б. ч.т.д. № 2542 по описа за 2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.274, ал.2 вр. ал.1, т.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на „ТОПЛИВО“ АД, представлявано от адв. С. С., срещу определение № 2424 от 18.07.2019г. по т.д. № 3396/2019г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав, с което е спряно производството по делото до приключване на т.д. № 1940/2018г. на СГС, ТО, VI-18 състав.
Частният жалбоподател поддържа, че обжалваното определение е неправилно, тъй като не съответства на процесуалните разпоредби и неправомерно прегражда по-нататъшното развитие на делото. Поддържа, че при уважаване на иска по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО, предявен по делото, счетено от въззивния съд за обуславящо по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 ГПК, би била установена единствено недобросъвестност от страна на заявителя на процесната марка, но това не би довело до автоматичното ? заличаване, нито по друг начин непосредствено би имало значение за правата на собственика на марката върху нея. Сочи, че за да бъде заличено действието ?, заинтересованата страна би следвало да подаде отделно искане за заличаване на марката пред Патентното ведомство, което представлява отделно административно производство, актовете по което подлежат на обжалване на собствено основание, което производство не представлява дело, явяващо се основание за спиране на делото по чл.229, ал.1, т.4 ГПК. По тези съображения частният жалбоподател счита, че спорът по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО не е преюдициален за настоящия спор. Поддържа, че законодателят и константната практика отказват да допуснат възпрепятстването на процеса по нарушение на права върху марка на основание висящо дело, целящо заличаване на марката. Сочи, че моментът на действието на решенията по чл.25 и чл.26 ЗМГО е изрично посочен в разпоредбата на чл.28, ал.1 и ал.2 ЗМГО за отмяна и заличаване съответно, като последните имат еднакво действие по отношение на влезлите в сила решения по исковете за нарушение съгласно чл.28, ал.4 ЗМГО – в тези случаи не се засягат решенията по исковете за нарушение и лицензионни договори, доколкото са съответно изпълнени. Счита, че по този начин се цели създаване на правна сигурност и съблюдаване изключителните права върху обектите на интелектуална собственост съгласно ЗМГО. Позовава се и на включването на исковете за установяване и преустановяване на нарушение на права по ЗМГО в кръга на подлежащите на разглеждане по реда на бързите производства, от което прави извод за придадената особена важност на тези производства. Поради това моли обжалваното определение да бъде отменено.
Ответникът „Топливо – 2” ЕООД, представляван от адв.К. М. и адв. Т. Д., оспорва частната жалба. Поддържа, че решаването на производството по иска по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО има преюдициален характер, сочейки, че като евентуален изход на това производство регистрацията на марката на ищеца може да бъде заличена с обратна сила от датата на подаване на заявката. Счита, че по този начин с обратна сила биха отпаднали както правният интерес от предявяване на искове за нарушение на права, произтичащи от тази регистрация, така и самото основание за завеждане на исковете. Поддържа, че обратният извод не следва от разпоредбата на чл.28, ал.4 ЗМГО, която, видно от систематичното ? място и точния смисъл на закона, има за цел да уреди едно изключение от общото правило на ал.3, важащо само за случаите на вече изпълнено решение по иск за нарушение, какъвто не е процесният случай, а не да бламира приложението на общия принцип по чл.28, ал.3 ЗМГО и да бъде основание гражданският съд в противоречие със задължението му по чл.302 ГПК и чл.17, ал.2 ГПК да не зачете значението по преюдициално съдебно производство, което е от значение за правилното решаване на спора от гражданския съд. Поддържа, че разпоредбата на чл.28, ал.4 ЗМГО не следва да се тълкува разширително, като се придава на висящо производство смисъла на не само влязло в сила, но и вече изпълнено решение. Сочи, че следва да му бъде признато правото на защита срещу предявените искове по чл.76 ЗМГО, като гражданският съд постанови на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК спиране на производство по тези искове до приключване на производство с предмет решаване на преюдициален въпрос. В тази връзка поддържа, че кой е действителният притежател на марката и следователно дали марката ще бъде заличена с обратна сила е от определящо значение за правилното решаване на настоящия спор, тъй като предопределя дали ищецът притежава претендираното за защита право. Оспорва твърденията на частния жалбоподател относно правните последици на решението по обуславящото дело, като сочи, че в производството по иск по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО се установява кой е „действителен притежател” на правото върху марка и въз основа на това решение може да се заяви заличаване на марката пред Патентното ведомство, което е длъжно да зачете влязлото в сила съдебно решение, без да провежда производство и да установява факти, като в повечето случаи такова искане вече е подадено. Позовава се на чл.46, ал.1, изр.2 ЗМГО, според който при наличие на съдебно решение искането за заличаване на марката дори не се изпраща на ответника, а се постановява решение за заличаване, в какъвто смисъл е и практиката на ВКС – решение № 162 от 24.01.2012г. по т.д. № 1079/2010г. Поради това моли обжалваното въззивно определение да бъде потвърдено.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, намира, че частната жалба е подадена срещу акт, подлежащ на обжалване по реда на чл. 274, ал.2 вр. чл.274, ал.1, т.2 от ГПК от легитимирана страна, като е спазен преклузивният срок по чл. 275, ал.1 от ГПК.
Частната жалба е неоснователна.
С обжалваното определение въззивният съд се е произнесъл по направеното от въззивника – ответник по иска, искане за спиране на производството по реда на чл.229, ал.1, т.4 ГПК на две основания – поради наличие на образувано на основание чл.25 ал.1 т.1 вр. чл.19 ЗМГО по негово искане производство пред Патентното ведомство за отмяна на регистрираната от ищеца търговска марка /от която последният черпи правата си в настоящото производство/ поради неизползването й повече от пет години и поради наличие на висящо пред СГС търговско дело №1949/18г., образувано по иск, предявен от въззивника „Топливо 2” ЕООД срещу ищеца „Топливо” АД, за установяване недобросъвестност на последния при заявяването за регистрация на комбинирана търговска марка „Топливо“ с рег.№6696Y. Посочил е, че и двете искания са подкрепени със съответните доказателства, които удостоверяват наличието на твърдените факти. Въззивният съд е споделил изложените от първоинстанционния съд съображения за постановения от него отказ по отношение на първото от двете искания, като е приел, че по подаденото от въззивника искане за отмяна на регистрираната марка поради неизползване е образувано производство пред Патентното ведомство, което е административен орган, а не съд, и поради това нормата на чл.229 ал.1 т.4 ГПК в случая не намира приложение. Приел е обаче за основателно направеното искане за спиране на основание преюдициалност на спора по образуваното и висящо пред СГС съдебно производство за установяване на недобросъвестност при заявяване на марката за регистрация. Приел е, че в случая е налице връзка на преюдициалност между двете висящи пред СГС и САС дела, в която производството по иска за нарушение се явява обусловено от производството по иска за недобросъвестност. Изложил е съображения, искът за недобросъвестност представлява иск за установяване на факт с правно значение, който ще се ползва в следващо административно производство пред Патентното ведомство за заличаване на регистрираната търговска марка, но с това не би могъл да бъде обоснован извод, че съдебното решение по т.д.№1949/18г. не би било от значение за изхода на спора по настоящото дело. В тази връзка е посочил, че с предоставената на собственика на регистрираната търговска марка защита, включително да предявява искове срещу нарушители на правата му, законодателят презумптивно е приел, че същият е бил добросъвестен при заявяването на марката за регистрацията й, и тази презумпция би могла да бъде оборена от „действителния притежател“, т.е. реалния ползувател на знака, регистриран от маркопритежателя като негова търговска марка /чл.26 ал.5 т.2 ЗМГО/, като последният предяви иск за установяване факта на недобросъвестност на заявителя на регистрираната марка и въз основа на влязлото в сила съдебно решение да поиска заличаването на регистрираната търговска марка по административен ред. Позовал се е на разпоредбата на чл.28 ал.3 ЗМГО, с която законодателят е придал обратно действие на заличаването – от датата на подаването на заявката, поради което е приел, че собственикът на недобросъвестно регистрираната марка губи изначално всички свои права, произтичащи от факта на регистрацията. Взел е предвид принципа в правото, че никой не може да черпи права от неправомерното си поведение, респ. недобросъвестно упражняващият права не може бъде облагодетелстван с предоставянето на възможност да въздейства върху чужда правна сфера или да се обогатява чрез получаване на обезщетение за нарушаване на права, каквито не притежава. Поради това е достигнал до извод, че при възникнал съдебен спор за недобросъвестност при заявяването на марката, разрешаването му по съдебен ред ще бъде от значение за успешното провеждане на установителния, осъдителния и конститутивните искове по чл.76 ЗМГО. Въззивният съд е приел, че не може да бъде извлечен аргумент за противен извод от разпоредбата на чл.28 ал.4 ЗМГО, доколкото последната е създадена единствено с оглед зачитането на силата на пресъдено нещо по вече приключили, преди възникването на спора за недобросъвестност, спорове за нарушения /в т.см. и отказът за отмяна по реда на чл.303 ал.1 т.3 ГПК, постановен с решение №153/21.10.2013г. по т.д.№3043/13г. на първо т.о. на ВКС/ и с цел да се гарантира стабилността в търговския оборот /включително, когато правата върху търговската марка, предоставени на недобросъвестния с факта на регистрацията и междувременно прехвърлени на трето лице – лицензополучател, вече са били упражнени/. Въззивният съд е посочил в подкрепа на изложеното постановената с определение №91/03.02.2012г. по ч.т.д.№787/11г. на първо т.о. на ВКС практика.
Обжалваното определение е правилно.
Основанието за спиране по чл.229 ал.1 т.4 ГПК е налице, когато има висящ процес относно друг спор, който е преюдициален за този, по който производството се спира. Преюдициален е този спор, по който със сила на пресъдено нещо ще бъдат признати или отречени права или факти, релевантни за субективното право по спряното производство /Тълкувателно решение № 8 от 07.05.2014 по тълк.д. № 8/2013 на ОСГТК на ВКС и Тълкувателно решение № 2 от 09.07.2019г. по тълк.д. № 2/2019г. на ОСГТК на ВКС/. Спирането на това основание позволява съдът, разглеждащ обусловеното дело, да съобрази решението по обуславящото дело, което има значение за правилното му решаване.
Защитата чрез предявяване на искове за нарушение на право върху търговска марка по чл.76 ЗМГО /отм./, приложим към настоящото производство, е предоставена съгласно чл.75 от същия закон на притежателя на право върху марка, както и на лицензополучателя на изключителна лицензия. Следователно за уважаване на предявените искове ищецът следва да докаже, че притежава право върху търговска марка. В чл.10 от ЗМГО /отм./ е предвидено, че право върху марка се придобива чрез регистрацията ? в Патентното ведомство, считано от датата на подаване на заявката за регистрация, и поради това ищецът по предявени искове по чл.76 ЗМГО /отм./ дължи да докаже, че по негова заявка е регистрирана процесната марка. Заличаването на регистрацията на марката се извършва на предвидените в чл.26 ЗМГО /отм./ основания и ред, като съгласно чл.28, ал.3 ЗМГО /отм./ действието на заличаването има действие от датата на подаване на заявката.
С разпоредбата на чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО /отм./ е предвидена възможност за заличаване на регистрацията на марка от заинтересовано лице, имаща за последица погасяване на правата на маркопритежателя, след като с влязло в сила решение бъде установен фактът, че заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката. При сезиране от заинтересованото лице с искане за заличаване на регистрацията на марка на основанието по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО /отм./ Патентното ведомство е длъжно да зачете съгласно чл.297 ГПК влязлото в сила съдебно решение, с което е установен фактът на недобросъвестност на заявителя. Такова основание за заличаване на марка е предвидено и в ЗМГО /обн. ДВ бр.98 от 13.12.2019г./, който съгласно §5, ал.2 ПЗР е приложим към исканията за отмяна и заличаване на регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Съгласно чл.36, ал.3, т.1 ЗМГО регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в нарушение на чл.12, а в чл.12, ал.5 от същия закон е предвидено, че при опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката, което е установено с влязло в сила съдебно решение. Съгласно предвидените законодателни разрешения посоченото основание за заличаване на регистрацията на марката – когато заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката, подлежи на установяване по исков ред.
Поради това следва да се приеме, че висящото производство по иск по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО /отм./ за установяване недобросъвестност на заявителя при подаване на заявката за регистрация на мярка се явява преюдициално по отношение на производството по предявени искове по чл.76 ЗМГО /отм./ за нарушаване на правото върху същата марка. Недобросъвестността на заявителя, установена с влязло в сила решение, е основание за заличаване на марката от ПВ, дължащо зачитане на постановеното решение, и поради това се явява юридически факт, който е релевантен за съществуването на субективното право на ищеца като притежател на марката, предявено за защита в исковото производство. Следователно решението по висящото производство по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО /отм./ има значение за правилното решаване на делото по предявените искове за нарушение. По тези съображения се налага изводът, че връзката между двете производства е на обусловеност, като изходът на делото по предявения иск по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО /отм./ обуславя изхода на делото по исковете за нарушение.
Ако до приключване на устните състезания в производството по искове по чл.76 ЗМГО /отм./ марката, чийто притежател е ищецът, бъде заличена поради успешно провеждане на иск по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО /отм./, този факт следва да бъде взет предвид от съда, разглеждащ исковете. С оглед предвиденото в чл.28, ал.3 ЗМГО /отм./ обратно действие на заличаването на марката следва да се приеме, че при висящо производство по иск по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО /отм./ следва да намери приложение правилото на чл.229, ал.1, т.4 ГПК, осигуряващо възможност съдът, разглеждащ обусловеното исково производство, да съобрази решението по обуславящото дело, което има значение за правилното му решаване. Разпоредбата на чл.28, ал.4 ЗМГО /отм./, възпроизведена и в чл.38, ал.4 от ЗМГО /обн. ДВ бр.98 от 13.12.2019г./, според която заличаването на регистрацията на дизайна не засяга влезлите в сила решения по искове за нарушения, доколкото са били изпълнени преди заличаването, не обуславя различен извод. Това правило се отнася само до влезлите в сила и изпълнени решения по искове за нарушения и в тази връзка изключва възможността за отмяна по реда на чл.303, ал.1, т.3 ГПК на такива решения. Следователно посочената разпоредба няма за цел отричане на обусловеността на изхода на исковото производство по чл.76 ЗМГО /отм./ от заличаването на марката, а цели с оглед правна сигурност, съобразно вида на търсената с исковете защита, да изключи възможността да бъдат засегнати само влезлите в сила решения по искове за нарушение, и то, ако са изпълнени. Тя следва да намери приложение не по отношение на висящи искови производства за нарушение на марка, а по отношение на вече постановени и изпълнени решения по такива искове /напр. в случаите по чл.26, ал.6 ЗМГО /отм./ или чл.36, ал.6 ЗМГО /обн. ДВ бр.98 от 13.12.2019г./ на служебно заличаване на марка от ПВ или в случай на поискано от ответника или от трето лице заличаване на марката след приключване на устните състезания в исковото производство, както и в случай, че въпреки висящото производство по заличаване на марката, исковото производство не е било спряно/. По тези съображения настоящият състав споделя практиката, обективирана в определение № 91/03.02.2012г. по ч.т.д.№787/11г. на първо т.о. на ВКС, на която се е позовал въззивният съд.
Посоченото разрешение дава защита на правата и на двете страни в исковото производство. От една страна, спирането на производството не е пречка ищецът да обезпечи възможността за реализиране на правата си по реда на чл.76ж ЗМГО /отм./ като защита срещу евентуално недобросъвестно оспорване на регистрацията на марката от страна на ответника, а от друга страна, чрез спиране на производството се дава възможност на ответника по предявените искове да защити правата си при наличие на основания за заличаване на марката с оглед предвидения специален ред и липсата на възможност за реализиране на тази защита в исковото производство. Ако се приеме, че до заличаване на марката ищецът е защитен и тази защита не може да бъде осуетена предварително чрез спиране на делото до произнасяне по иска по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО /отм./, това би лишило ответника по предявен иск за нарушение от каквато и да било защита срещу иска, дори в хипотезата на подлежаща на заличаване марка.
В този смисъл е и уредбата в Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009г. относно марката на Общността. В чл.104 от Регламента е предвидено, че съд, разглеждащ иск, посочен в чл.96 /в това число искове за нарушения/, различен от иск за ненарушение, спира по своя инициатива производството след изслушване на страните или по искане на една от страните и след изслушване на другата страна, когато действителността на марката на Общността вече е оспорена с насрещен иск или когато иск за отмяна или за обявяване на недействителност е бил подаден пред Службата. В този случай според чл.104, параграф 3 съдът може да разпореди временни или защитни мерки за периода на спирането. Това разрешение е дадено при идентични на уредените с разпоредбите на чл.28, ал.4 ЗМГО /отм./ и чл.38, ал.4 от ЗМГО /обн. ДВ бр.98 от 13.12.2019г./ последици от заличаване на марка, предвидени с чл.55 от Регламента, и при идентичност на основанията за заличаване на марка по ЗМГО и за недействителност на марка на Общността.
По тези съображения настоящият състав намира, че висящото производство по предявен иск по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО /отм./ е основание по чл.229, ал.1, т.4 ГПК за спиране на производство по искове с правно основание чл.76 ЗМГО /отм./ във връзка с нарушение на правата върху същата марка.
Предвид изложеното обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.
Така мотивиран, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :
ПОТВЪРЖДАВА определение № 2424 от 18.07.2019г. по т.д. № 3396/2019г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: