6
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 54
гр. София, 29.01.2018 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България,Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
АННА БАЕВА
изслуша докладваното от съдия А. Баева т.д. № 1560 по описа за 2017г., и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационни жалби на [фирма], представлявано от адв. Л. А. и на [фирма], представлявано от адв. Л. А., срещу решение № 122 от 13.01.2017г. по т.д. № 3889/2016г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав, с което е потвърдено решение № 829 от 09.05.2016г. по т.д. № 3164/2014г. на СГС, ТО, VI-21 състав. С потвърденото първоинстанционно решение е признато за установено по предявените на основание чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО от [фирма], дружество, регистрирано в Италия, срещу [фирма] и [фирма], че [фирма] е действало недобросъвестно при подаване на заявка в Патентното ведомство с вх. № 2006091411N/20.11.2006г. за регистрация на марка R. mare, комбинирана, рег. № 83217 в Държавния регистър на марките на Република България.
Касаторите поддържат, че при наличие в ЗМГО на две паралелни процедури – по чл.26, ал.3, т.1 вр. чл.12, ал.6 ЗМГО и по чл.12, ал.3, т.1 ЗМГО, всички представени в хода на производството доказателства целят единствено установяване на елементите на фактическия състав на чл.12, ал.3, т.1, производството по който следва да се развива пред Патентно ведомство на Република България. Поддържат още, че липсват изцяло доказателства за „недобросъвестно“ поведение на касатора [фирма] при подаване на заявка за марката, както и за наличие на „известност“ на марката или на производителя Б. на българския пазар. Твърдят още, че съгласно приетите доказателства ищецът не е използвал знак, който да е сходен или идентичен на процесната марка, за всички стойки от нейния обхват, поради което е недопустима претенцията за недобросъвестност при заявяване на марката за стоки, различни от „рибни консерви“. Излагат и съображения за липса на ясна отличителност и уникалност на марката на ищеца, както и че не може ищецът да претендира, че има изключителни права върху думите „река“, „море“ за стоката „риба“. В изложенията си по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, инкорпорирани в касационните жалба, касаторите поддържат, че са налице основанията на чл.280, ал.1, т.1, т.2 и т.3 ГПК, като сочат следните правни въпроси:
1. Може ли да се приеме за установено наличието на недобросъвестност при липса на доказан субективен елемент от фактическия състав на чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО, а именно липса на доказано знание или отношение на заявителя, че процесната марка е използвана по-рано от трето лице?
2. Може ли да се признае недобросъвестност по отношение на марката в цялост – за всички стоки, за които е регистрирана, когато ищецът претендира, че има по-ранно използване само по отношение на една конкретна стока?
3. Може ли да се насочи иск и да се признае, че едно лице е действало недобросъвество, когато съответното лице не е заявител на процесната марка, както и в хода на процеса вече не е притежател на процесната марка, респ. – липсва правен интерес решението да му бъде противопоставено /заличаването на марката няма правни последици за него/?
Ответникът [фирма], дружество, регистрирано в Италия, представлявано от адв. Е. М., оспорва касационните жалби. Излага възражение, че касаторите са заявили всички основания по чл.280, ал.1 ГПК, но са ги цитирали само бланкетно, без да са посочили и приложили съдебни решения за основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.2 ГПК, нито съображения за основанията по чл.280, ал.1, т.3 ГПК. Поддържа още, че третият въпрос е неясно поставен, но дори и да се приеме, че се отнася до преценката кои са пасивно легитимираните ответници по иска по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО, въззивното решение е постановено в съответствие с трайната съдебна практика. Излага и подробни съображения за неоснователност на касационната жалба.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и поддържаните от касатора доводи, приема следното:
Касационните жалби са редовни – подадени са от надлежни страни, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговарят по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.
Въззивният съд, за да потвърди първоинстанционното решение, е препратил на основание чл.272 ГПК към мотивите на първоинстанционния съд и е обсъдил наведените във въззивните жалби на ответниците доводи. Изложил е съображения, че легитимацията на ответника по предявения иск по чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО се определя от целените от ищеца правни последици, като установяването на факта на недобросъвестност на заявителя следва да се предяви срещу всяко лице, на което този факт може да бъде противопоставен. Позовал се на формираната по реда на чл.290 ГПК практика на ВКС, според която в случаите на прехвърляне на търговската марка от недобросъвестният заявител на трето лице, пасивно легитимирани по иска могат да бъдат както заявителят, така и лицето, което е притежател на марката към момента на предявяване на иска. Приел е, че прехвърлянето на процесната марка в хода на процеса от [фирма] на трето за спора лице не води до отпадане на пасивната му легитимация, тъй като в случая е приложима разпоредбата на чл.226 ГПК.
Въззивният съд е приел въз основа на установените по делото факти, преценени в тяхната съвкупност, че при подаване на заявката за регистрация на процесната търговска марка R. mare към 20.11.2006г. заявителят [фирма] е действал недобросъвестно. Посочил е, че това дружество е търговец, в чийто предмет на дейност са включени и производство и реализация на хранителни стоки в страната и в чужбина и сделки с интелектуална собственост, който, при отчитане на дължимата в това му качество грижа на добрия търговец, се предполага, че има по-сериозни и специализирани познания от обикновения потребител за съответния пазарен сегмент. Взел е предвид и факта, че към посочения момент едноличният собственик на капитала и управител на това дружество е бил собственик и на друго дружество – [фирма], занимаващо се с търговия с консервирани продукти, включително и с риба тон, въз основа на което е достигнал до извода, че същият е познавал търговията в бранша и следователно дружеството заявител е действало недобросъвестно при знание, че заявката му касае знак, който вече се употребява на българския пазар от друг участник. Като допълнителен аргумент, подкрепящ извода му, въззивният съд е посочил и обстоятелството, че заявителят не сочи конкретното обяснение за възникването на идеята му за марката, както и търговска концепция за ползването на заявената за регистриране марка, като липсват и доказателства за последващо регистрацията реално ползване на марката от това дружество, което на 03.02.2013г. е прехвърлило правото си на собственост върху процесната марка, регистрирана на 05.02.2013г., на втория ответник.
Въззивният съд е приел, че с основното и допълнителното заключения на приетата по делото съдебно-маркова експертиза се установява идентичност или висока степен на сходство /фонетична идентично, визуално и смислово сходство/ между процесната марка и марката на ищеца. Приел е още, че първият ответник е подал заявка за регистрация на марката, след като към тази дата съгласно събраните доказателства – писмени и гласни доказателства и заключение на съдебно-маркетинговата експертиза – тя е била използвана от ищеца в европейски мащаб и на българския пазар на рибни консерви, като продукти от портфолиото на ищеца са предлагани както в локални, така и в национално представени вериги магазини за хранителни стоки, а реклама е правена както в печатни рекламни брошури, така и във високобюджетни ТВ кампании в национален ефир.
Въззивният съд е счел за неоснователен довода на въззивниците за наличие на друга процедура по ЗМГО за заличаване на регистрацията, като е посочил, че изборът по кой ред да защити правата си, е изцяло на носителя на материалното право, който в случая с оглед твърденията и отправеното искане е предявил иск с правно основание чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО. Счел е за ирелевантно за спора обстоятелството, че искането на ищеца за признаване на процесната марка като ползваща се с известност е отхвърлено от административния съд, като е посочил, че в случая съдът не се е произнесъл относно това дали марката е известна или не на българските потребители, а е отхвърлил искането за признаване на марката му за ползваща се с известност поради това, че не е била регистрирана в Р. България.
Въззивният съд е счел за неоснователен довода за липса на ясна отличителност и уникалност на марката на ищеца, приемайки, че от една страна, чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО не поставя такова условие, а от друга страна, че като цяло по-ранният комбиниран знак на ищеца е отличителен и уникален като съчетание от цветове, очертания на фона, шрифт на словния елемент, комбинацията от които изключва вероятността от случайно съвпадение на съчетаването им. Счел е за неоснователен и довода, че словосъчетанието R. mare има указателен характер, позовавайки се на съдебно-марковата експертиза, според която няма данни за направени дисклейм на това словосъчетание или на част от него при регистрацията на процесната марка и на марките на ищеца.
Въззивният съд е посочил още, че в хипотезата на чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО законодателят е предвидил заличаване на регистрацията при недобросъвестна заявка, без да изисква идентичност или сходство между стоките/услугите на недобросъвестно регистрираната марка и тези на по-ранно регистрирания притежател на марката, в който смисъл е и европейската практика.
Допускането на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 1 от ГПК предпоставя произнасяне от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за решаване на възникналия между страните спор и по отношение на който е налице някое от основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 – т. 3 ГПК. Този въпрос следва да е обусловил решаващите изводи на въззивната инстанция и от него да зависи изходът на делото. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва от ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.
Първият въпрос по начина, по който е формулиран, няма характера на правен въпрос, тъй като отговорът му е обусловен от конкретните факти по делото. Въпросът е предпоставен от съдържащото се в него твърдение, че по делото не е доказано знание на заявителя, че процесната марка е използвана по-рано от трето лице, което твърдение след обсъждане на събраните по делото доказателства не е възприето от въззивния съд. Поради това въпросът не отговаря на общото изискване на чл.280, ал.1 ГПК и не може да обоснове допускане на касационно обжалане на въззивното решение.
Вторият материалноправен въпрос е обсъждан от въззивния съд и е обусловил решаващите му изводи, но касаторите не са обосновали поддържаните допълнителни основания по чл.280, ал.1, т.1 ГПК – не са посочили практиката на ВКС, в противоречие с която се е произнесъл въззивният съд, не са представили доказателства за противоречиво решаване на въпроса от съдилищата и не са обосновали защо считат, че поставеният въпрос е от значение за точното прилагане на закона.
Третият правен въпрос е относим към допустимостта на предявения против ответника [фирма] иск. По поставения въпрос е формирана постоянна съдебна практика, в съответствие с която се е произнесъл въззивният съд – решение № 162 от 24.01.2012г. по т.д. № 1079/2010г. на ВКС, ТК, I т.о., според което в случаите, в които търговската марка, за която се твърди, че е заявена недобросъвестно, е била прехвърлена от недобросъвестния заявител на трето лице, пасивно легитимирани по установителния иск с правно основание чл.26, ал.3, т.4 ЗМГО за установяване на факта на недобросъвестност на заявителя при подаване на заявка за търговска марка, могат да бъдат както заявителят, така и лицето, което е притежател на марката към момента на предявяване на иска. Поради това не е налице основанието на чл.280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване. При наличие на постоянна практика по поставения въпрос, не са налице допълнителните основания на чл.280, ал.1, т.2 и т.3 ГПК.
При този изход на спора на касаторите не следва да се присъждат разноски за касационното производство. На ответника разноски не следва да се присъждат, тъй като такова искане не е направено.
Така мотивиран, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И:
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 122 от 13.01.2017г. по т.д. № 3889/2016г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: